如果他人注冊(cè)的商標(biāo)與自己登記的著作權(quán)相同，能否以侵權(quán)著作權(quán)為由來申請(qǐng)宣告注冊(cè)注冊(cè)商標(biāo)無效？們來看一則案例。

申請(qǐng)人：法雷奧

被申請(qǐng)人：繳艷飛　　　

申請(qǐng)人于2021年06月07日對(duì)第17377720號(hào)“卡里奧 KALIAOR及圖”商標(biāo)提出無效宣告請(qǐng)求，商標(biāo)局予以受理。

申請(qǐng)人的主要理由：一、申請(qǐng)人是一家世界領(lǐng)先的國際性汽車零部件供應(yīng)商，申請(qǐng)人的“Valeo/法雷奧”汽車零部件品牌及產(chǎn)品在包括中國在內(nèi)的世界范圍內(nèi)享有盛譽(yù)。經(jīng)過長期廣泛使用，英文“Valeo”與中文“法雷奧”以及申請(qǐng)人之間已經(jīng)形成唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系。二、爭議商標(biāo)與申請(qǐng)人第4651833號(hào)“法雷奧Valeo及圖”商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)一）、國際注冊(cè)第870058號(hào)“Valeo及圖”商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)二）、第902723號(hào)“法雷奧”商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)三）構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)。三、爭議商標(biāo)是對(duì)申請(qǐng)人馳名商標(biāo)的摹仿。四、“Valeo”、“法雷奧”是申請(qǐng)人的商號(hào)，爭議商標(biāo)損害了申請(qǐng)人的在先商號(hào)權(quán)。同時(shí)爭議商標(biāo)侵犯了申請(qǐng)人的在先著作權(quán)。五、被申請(qǐng)人其主觀惡意明顯，嚴(yán)重違反了誠實(shí)信用原則，損害申請(qǐng)人及廣大消費(fèi)者的權(quán)益，擾亂汽配行業(yè)市場秩序及商標(biāo)注冊(cè)秩序。綜上，申請(qǐng)人請(qǐng)求宣告爭議商標(biāo)無效。

申請(qǐng)人向商標(biāo)局提交了以下主要證據(jù)：

1、申請(qǐng)人相關(guān)介紹材料；

2、申請(qǐng)人“法雷奧”品牌及產(chǎn)品宣傳、銷售、參展、獲獎(jiǎng)、媒體報(bào)道等知名度證據(jù)；

3、申請(qǐng)人商標(biāo)注冊(cè)證據(jù)；

4、申請(qǐng)人級(jí)關(guān)聯(lián)公司銷售資料；

5、申請(qǐng)人子公司審計(jì)報(bào)告、完稅資料；

6、在先案例及相關(guān)裁定書、判決書；

5、被申請(qǐng)人惡意侵權(quán)證據(jù)等。

被申請(qǐng)人主要答辯理由：爭議商標(biāo)與各引證商標(biāo)未構(gòu)成近似商標(biāo)。爭議商標(biāo)的注冊(cè)未侵犯申請(qǐng)人的著作權(quán)和字號(hào)權(quán)。被申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)爭議商標(biāo)未違反《商標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定。被申請(qǐng)人請(qǐng)求對(duì)爭議商標(biāo)予以維持。

經(jīng)審理查明：

1、爭議商標(biāo)由本案被申請(qǐng)人于2015年7月7日在第12類“汽車底盤；陸地車輛用離合器；陸地車輛傳動(dòng)軸；運(yùn)載工具用制動(dòng)蹄；陸地車輛用扭矩變換器；車軸；運(yùn)載工具用剎車；陸地車輛聯(lián)動(dòng)機(jī)件；運(yùn)載工具用扭力桿；運(yùn)載工具用剎車盤”商品上提出注冊(cè)申請(qǐng)，商標(biāo)的專用權(quán)止于2026年8月13日。

2、各引證商標(biāo)于爭議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前向商標(biāo)局提出注冊(cè)申請(qǐng)并核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第12類車輛等商品上。截至本案審理時(shí)，各引證商標(biāo)為申請(qǐng)人名下有效的在先注冊(cè)商標(biāo)。

商標(biāo)局根據(jù)申請(qǐng)人理由、事實(shí)和請(qǐng)求，本案審理如下：

一、爭議商標(biāo)“卡里奧 KALIAOR”整體與各引證商標(biāo)可區(qū)分，未構(gòu)成近似商標(biāo)。爭議商標(biāo)與各引證商標(biāo)共存，未構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)。

二、爭議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)是否損害了申請(qǐng)人的在先字號(hào)權(quán)，從而違反2013年《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定。爭議商標(biāo)與申請(qǐng)人字號(hào)存在一定差異，故無充分理由認(rèn)定爭議商標(biāo)的注冊(cè)侵害了申請(qǐng)人的在先字號(hào)權(quán)。

三、爭議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)是否構(gòu)成2013年《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）、（八）項(xiàng)所指的情形。2013年《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)所指的“帶有欺騙性”是指商標(biāo)對(duì)其指定使用的商品或服務(wù)的質(zhì)量等特點(diǎn)作了超過固有程度或與事實(shí)不符的表示，容易使公眾對(duì)商品或服務(wù)的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。2013年《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項(xiàng)所指的具有不良影響是指商標(biāo)本身的圖形、文字或其他構(gòu)成要素對(duì)商標(biāo)國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、宗教、民族等社會(huì)公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負(fù)面的影響。商標(biāo)局經(jīng)評(píng)審認(rèn)為，尚無充分理由可以認(rèn)定爭議商標(biāo)存在上述情形，申請(qǐng)人依據(jù)上述條款的相關(guān)主張不能成立。

四、申請(qǐng)人主張其商標(biāo)為相關(guān)公眾所熟知商標(biāo)，應(yīng)予以擴(kuò)大保護(hù)。對(duì)此商標(biāo)局認(rèn)為，鑒于爭議商標(biāo)與申請(qǐng)人商標(biāo)不近似，未構(gòu)成對(duì)其的復(fù)制、摹仿，其注冊(cè)使用不致使公眾將爭議商標(biāo)與申請(qǐng)人商標(biāo)相聯(lián)系而產(chǎn)生混淆或損害其利益。故爭議商標(biāo)的注冊(cè)未構(gòu)成《商標(biāo)法》第十三條所指情形。

五、申請(qǐng)人稱爭議商標(biāo)侵犯了其在先著作權(quán)，但并未提交作品發(fā)表等相關(guān)證據(jù)，并無理由認(rèn)定爭議商標(biāo)的注冊(cè)違反了《商標(biāo)法》第三十二條有關(guān)損害他人在先著作權(quán)的規(guī)定。

另，申請(qǐng)人的其他理由缺乏事實(shí)或法律依據(jù)，商標(biāo)局不予支持。

綜上，申請(qǐng)人無效宣告理由不成立。

依照《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十四條第三款、第四十五條第二款和第四十六條的規(guī)定，商標(biāo)局裁定爭議商標(biāo)予以維持。

 通過上述無效宣告請(qǐng)求裁定書可以看到，商標(biāo)無效宣告申請(qǐng)人是可以用侵權(quán)在先著作權(quán)為由提出無效宣告的，但是前提條件有兩點(diǎn)，一是著作權(quán)內(nèi)容與商標(biāo)內(nèi)容相近，二是著作權(quán)要有登記、發(fā)表等相關(guān)記錄。此案的申請(qǐng)人如果在先登記了“卡里奧 KALIAOR及圖”的著作權(quán)，是極有可能無效宣告成功的。這也是在提醒們，進(jìn)行商標(biāo)品牌保護(hù)時(shí)，不能局限于商標(biāo)法，著作權(quán)相關(guān)內(nèi)容也要提前準(zhǔn)備。

 商標(biāo)保護(hù)是一門學(xué)問，于企業(yè)來說，提高商標(biāo)保護(hù)意識(shí)，完善商標(biāo)布局是關(guān)鍵，另外，監(jiān)測商標(biāo)環(huán)境也不能馬虎，及時(shí)對(duì)可能存在的搭蹭、侵權(quán)問題采取相應(yīng)的措施也很重要。企業(yè)在日常經(jīng)營中如果遇到商標(biāo)注冊(cè)、商標(biāo)無效宣告等問題，可以致電18005608331了解詳情，或關(guān)注公眾號(hào) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)部，解答您所遇到的商標(biāo)問題。

附：商標(biāo)無效宣告所需材料

 1、申請(qǐng)人主體資格證明【公司：營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）；個(gè)人：身份證】

 2、無效宣告商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)?/p>

 3、商標(biāo)無效宣告申請(qǐng)書首頁

 4、證據(jù)材料

 5、商標(biāo)無效宣告材料目錄

 6、商標(biāo)無效宣告理由書

 7、商標(biāo)代理委托書

 8、商標(biāo)無效宣告證據(jù)目錄